미국특허청(USPTO)에서 심사를 경험한 기업들은 심사관별 판단 기준과 대응에 큰 차이가 있음을 알게 된다. 실제로 베이커 보츠(Baker Botts) LLP 소속 마이클 살토리(Michael Sartori)와 맷 웰치(Matt Welch) 변호사가 글로벌 법률전문 미디어 로우360(Law360)에 게재한 ‘미국 특허청(USPTO) 심사관 유형이 특허에 어떻게 영향을 미치는가?’ 칼럼은 미국 특허를 효율적으로 등록하고 관리하는 데 심사관 유형 분석이 필수적이라는 사실을 보여준다. Law360 컬럼의 핵심적인 내용을 정리한다. <편집자>

▲ 마이클 살토리(Michael Sartori), 맷 웰치(Matt Welch) 변호사 (왼쪽부터)

렉시스넥시스 리갈 앤 프로페셔널(LexisNexis Legal & Professional) 파트너인 마이클 사토리(Michael Sartori)와 매트 웰치(Matt Welch) 변호사는 ‘미국특허청 심사관 유형이 특허에 어떻게 영향을 미치는가?’ 컬럼에서 미국 특허청(USPTO) 심사관 유형은 ▲특허 출원 ▲심사 과정에 소요되는 노력 ▲최후 거절이유 통지 이후 절차(after-final practice) ▲특허 소송 결과 등에 분명하게 영향을 미친다고 주장했다.

‘미국특허청 심사관 유형이 특허에 어떻게 영향을 미치는가?’ 칼럼 : 미국특허청(USPTO) 심사 및 소송 과정에서 심사관 유형이 미치는 영향을 총 4회에 걸쳐 상세하게 분석했다. 1장과 2장은 특허 심사 과정 및 소요 비용과 심사관 유형의 상관 관계를 설명한다. 3장은 심사관 유형에 따른 최종 실무를, 4장에서는 심사관 유형이 특허 소송 결과에도 영향을 미친다는 점을 보여준다. 전체 칼럼 내용은 LexisNexis 홈페이지를 통해 다운로드받을 수 있다.

ETA 수치를 토대로 3가지 유형으로 분류…. USPTO 심사관

LexisNexis PatentAdviso 데이터베이스에서 2009년부터 2019년까지 USPTO 8개 기술심사국(Tech Center) 소속 심사관에 대한 데이터를 수집했다. 그리고 개별 심사관에 대한 ▲허여율 ▲전체 등록 특허 ▲전체 거절 출원서 ▲전체 계류 중 출원서 ▲USPTO 심사 경력 등을 토대로 ETA(Examiner Time Allocation) 수치를 계산했다.

PatentAdvisor ETA(Examiner Time Allocation)란 USPTO 심사관의 난이도를 수치로 나타내는 독자적인 평가지표다. LexisNexis가 개발한 독자적인 알고리즘으로 ETA 수치가 커질수록, 심사 과정이 길어질 가능성이 높다. 특허허여율과 비교해 심사에 소요되는 시간 및 어려움을 판단하는데 유용하다.

개별 심사관은 ETA 수치를 토대로 3가지 유형(초록, 노랑 또는 빨강) 중 하나로 분류된다.

초록색 심사관은 0.1부터 2.5의 ETA를 가지며, 일반적으로 연간 150개를 초과하는 미국 특허를 승인하며, 출원서 심사기간이 짧다.

노란색 심사관은 2.6부터 5.9의 ETA를 가지며, 일반적으로 연간 15개 내지 150개의 미국 특허를 승인하고, 일반적으로 중간 수준의 기간 동안 출원서를 심사한다. 빨간색 심사관은 6.0 이상의 ETA를 가지며, 일반적으로 연간 15개 미만의 미국 특허를 승인하고, 오랜 기간 동안 출원서를 심사한다.

빨간색 심사관은 초록색 심사관보다 특허를 더 적게 발급하고, ▲더 낮은 허여율을 보이며 ▲더 많은 거절통지(OA)와 최종거절통지(Final OA)를 하고 ▲면담을 더 많이 진행하며 ▲계속 심사 요구 및 항소를 더 많이 요구하는 경향이 있는 것이다.

심사관 유형에 영향을 받는 USPTO 특허 출원 심사 과정

USPTO 특허 출원 심사 과정은 초록색, 노란색 및 빨간색으로 분류되는 심사관 유형의 영향을 받는다. 데이터에 따르면 지난 2009년부터 10년간 더 적은 수의 초록색 심사관이 더 많은 수의 노란색 및 빨간색 심사관보다 불균형적으로 더 많은 미국 특허를 심사 및 허여했다.

유형별 심사관의 분포를 살펴보면, 5개 기술심사국(1600, 1700, 2100, 2400, 3700)은 초록색 및 빨간색 심사관보다 노란색 심사관이 많다. 초록색 및 빨간색 심사관의 경우 비슷한 비율이거나 초록색 심사관이 빨간색 심사관보다 많다.

▲ 기술심사국 3600의 심사관 유형별 심사관 비율 *출처 : LexisNexis PatentAdvisor

기술심사국 2600의 경우 노란색 및 초록색 심사관의 숫자가 빨간색 심사관의 숫자와 같거나 더 많다. 기술 센터 2800의 경우 초록색 심사관의 숫자가 노란색 및 빨간색 심사관의 숫자를 훨씬 상회한다. 기술심사국 3600은 초록색, 노란색 및 빨간색 심사관 숫자가 거의 동일하다.

이처럼 미국특허청 산하 8개 기술심사국(Tech Center)은 심사관 유형별 분배가 서로 다르다. 이 같은 차이가 USPTO 특허 등록과 출원 심사에 있어 불균형적인 결과를 초래하는 것이다.

심사관 유형에 영향을 받는 USPTO 특허 취득 비용

심사관 유형에 따라 출원자가 특허 획득을 위해 갑절로 노력해야 할 수도 있다. 이러한 어려움은 ▲허여율 ▲처리 당 필요 오피스 액션(OA) 수 ▲등록 또는 거절 처리 시간 ▲최소 한번 최종 OA를 받은 출원 ▲최소 한 차례 인터뷰가 진행된 출원 등에서 확연히 드러난다.

특히 추가적인 노력에 대한 증거는 최소 두번 최종 OA를 받은 출원이나 최소 한번 한정 OA를 받은 출원에서도 확인된다. 따라서 심사관 유형에 대한 이해는 출원자의 특허 획득에 필요한 예상 비용을 예측하는 데 도움이 된다.

▲ 두번 이상의 최종 OA를 받은 출원의 심사관 유형별 비율 *출처 : LexisNexis PatentAdvisor

USPTO에서 특허 취득 비용은 초록색, 노란색 및 빨간색으로 구분될 수 있는 심사관 유형의 영향을 받는다. 초록색 심사관이 심사하는 출원이 ▲허여율 ▲OA 횟수 ▲처리까지의 평균 시간 ▲최종 OA 횟수 ▲한정 OA 횟수 ▲인터뷰 횟수 등 측면에서 유리하다.

노란색 및 빨간색 심사관은 정반대의 결과를 제공한다. 이러한 차이는 노란색 및 빨간색 심사관에 비해 초록색 심사관의 심사를 받는 출원이 비용을 줄일 수 있다는 의미이다. 초록색 심사관과 빨간색 심사관을 비교한 결과, 그 차이는 대략적으로 2배에 달한다.

심사관 유형에 영향을 받는 최종-이후 보정 업무

USPTO 특허 취득 중 최종-이후 업무도 심사관 유형의 영향을 받는다. 실제로 심사관 유형에 따라 ▲최종-이후 보정에 대한 대응 ▲최종 거절결정 후 심사 시범 프로그램 2.0(AFCP 2.0)의 요청 사항 제출 ▲계속 심사 요청 제출 및 특허심판원(PTAB) 항소 등에서도 차이가 확연히 드러난다.

▲ 첫 RCE 이후 즉시 허여된 출원의 심사관 유형별 비율 *출처 : LexisNexis PatentAdvisor

초록색 심사관이 심사하는 경우, 노란색이나 빨간색 심사관에 비해 ▲최종-이후 보정에 대한 허여율이 높고 ▲AFCP 2.0 제출의 사용이 적고 ▲두 번 이상의 계속심사청구(RCE) 제출 필요성이 적고 ▲RCE에 대한 허여율이 높고 ▲심사관이 RCE에 응대하기까지 소요 시간이 빠를 가능성이 높다.

RCE(Request for Continued Examination)란 미국 계속심사청구 제도를 말한다. 출원에 대해 최종거절통지가 있는 경우에도 필요한 서류를 제출하고 수수료를 납부하면 그 출원에 대한 계속심사를 받을 수 있도록 한 절차이다. 1999년 특허법 개정 시에 신설되어 2000년 5월부터 시행됐다.

이러한 차이는 초록색 심사관이 출원을 심사하는 경우, 비용 절감과 높은 성공 확률로 이어질 수 있다. 이에 따라, 실무상 특정 출원 관련 심사관 유형을 파악하는 것은 최종 심사통지를 받은 경우의 노력 정도 및 비용을 예측하는 데에 도움이 된다.

심사관 유형에 영향을 받는 특허 심판 및 소송

심사관 유형은 미국 연방지방법원 및 미국 특허심판원(PTAB) 모두에서 특허 소송에 영향을 미칠 수 있다.

초록색 심사관이 심사한 특허는 노란색 및 빨간색 심사관이 심사한 특허에 비해 보다 많이 기소됐고, 노란색 심사관이 심사한 특허는 빨간색 심사관이 심사한 특허에 비해 더 많이 기소됐다.

그러나 확률적으로는, 노란색 및 초록색 심사관에 비해 빨간색 심사관으로부터 허여받은 특허가 기소되는 확률이 더 높다. 등록 특허 자체가 적기 때문이다. 또 초록색 심사관보다 노란색 심사관이 발급한 특허가 기소될 확률이 더 높다.

▲ 등록연도 및 심사관 유형별 분류된 미국 연방지방법원에의 특허권자 승소의 비율 *출처 : LexisNexis PatentAdvisor

또 초록색 심사관에게 심사받은 특허가 빨간색 심사관에게 심사받은 특허보다 미국 연방지방법원에서 승소율이 6% 더 높았다. 하지만 특허심판원(PTAB) 에서는 빨간색 심사관에 심사받은 특허가 초록색 심사관이 담당한 특허보다 높은 승소율을 보였다.

빨간색 심사관에게 심사받은 특허는 보다 많은 선행 기술 적용 또는 청구 협소화 보정을 통해 검사를 더 많이 받게 된다. 이처럼 특허가 검사를 더 많이 받는 경우 해당 특허가 특허심판원(PTAB)에서 무력화 시도에 덜 취약해질 수 있는 것이다.