최근 특허 담당자를 대상으로 한 조사에 따르면, 비용절감을 요구하는 목소리로 인해, 36% 응답자가 아웃소싱에 의존하던 특허관리를 내부 인력으로 돌린다고 답했다. 또 50% 가량의 응답자가 그들이 관리하는 특허 포트폴리오로부터 더 큰 가치를 창출하도록 요구받고 있다고 답했다. 하지만 특허 관련 소송은 더욱 늘어날 것이라는 의견이 감소할 것이라는 답변보다 2배 가량 많았다. 이런 가운데 일본 ‘JP IP 비즈니스 저널’ 최신호는 ‘전문 툴을 사용한 미국 특허 출원 최적화’라는 주제로 일본 대표 제조업체 스미토모 일렉트릭(Sumitomo Electric Industries) 이쿠라 항 셍(Ikura Hang Seng) 지적재산부장의 인터뷰를 게재했다. 일본 대표 기업들은 어떻게 글로벌 특허 포트폴리오를 관리하고 있는지에 대해 들어본다. <편집자>

이쿠라 항 셍(Ikura Hang Seng)은 스미토모 일렉트릭의 지적재산 부서장이자 변리사이다. 그는 1968년에 태어나 1993년에 석사 학위를 취득했다. 기계 및 가전 제품 제조업체에서 일했으며 2014년 스미토모 일렉트릭에 입사했다.

Q. 스미토모 일렉트릭 입사 후, 맡고 있는 직무는?

2014년 스미토모 일렉트릭에 입사해 지적재산 부서의 AV 장비 관련 업무를 담당했다. AV 장비나 제품도 관련된 수많은 특허가 있지만 제품 수명이 비교적 짧다. 반면에 산업재 분야는 지적재산권이 제품에서 더 큰 역할을 맡는다. 실제로 스미토모 일렉트릭의 반도체 사업부는 관련 발명과 창작, 국내외 특허 등록 등에 대해 더 많은 고민을 하고 있다.

Q. 스미토모 일렉트릭과 같은 대형 그룹사의 지적재산권 부서는 현재 어떤 상황인가?

지적재산권과 관련된 총 직원 수는 약 70명이다. 우리 그룹은 지적재산권 본사와 리서치 부서를 두고 있으며, 모두 본사의 관리를 받고 있다. 발명에 대한 책임에서 특허 출원까지의 분업을 포함해 본부와 각 파트의 역할은 다양하다.

우리는 국내외 문제를 담당하는 직책 사이에 특별한 구분이 없다. 지적재산권 부서 구성원들은 실무 교육 및 훈련은 물론 기술 향상을 위한 외부 교육에도 적극 참여한다.

스미토모 일렉트릭(Sumitomo Electric Industries)은 1897년에 설립된 이래 전선 및 케이블 제조 분야를 기반으로 현재 매출의 절반을 차지하는 자동차 관련 사업 외에도 반도체, 화학, 공구, 광섬유 및 통신 등 영역으로 사업을 확대해 왔다. 전 세계 40개국에 약 390개 회사를 설립했으며 24만 명의 직원을 보유했다. 스미토모 일렉트릭 관련 회사의 총 매출은 3조 엔 규모에 달한다.

Q. 자동차 제품에 주력하는 스미토모 일렉트릭의 향후 연구 방향과 지적재산권의 역할은?

연구 방향이 바뀔 것이라고 생각한다. 현재 판매에서 “하네스”는 큰 비중을 차지하지만, 미래 자율주행 기술과 같은 분야에 투자하는 것이 매우 중요하다. 지적재산권의 역할은 실제로 고객의 요구에 달려 있으며, 일본 제조업체의 경우 지적재산권을 통해 경쟁사와 경쟁해야하는 경우가 종종 있다.

스미토모 일렉트릭의 사업 계획은 5년 간격으로 계획되어 있으며, 현재 우리는 2022년 목표를 향해 나아 가기 시작했다. 그 중에서도 지적재산권 분야의 중장기 목표는 여전히 지적재산권의 세계화이다. 전 세계 특허 출원율이 50%를 초과하지만 어느 국가에서 어떤 권리를 얻어야 하는지 확인해야 한다.

우리 그룹에는 많은 사업부가 있지만 각 제품별로 시장이 다르다. 예를 들어 일부 제품의 주요 시장은 유럽과 동남아시아에만 있다. 지적재산권 부서는 각 프로젝트의 진행을 지원하며 각 국가에 신청서를 제출하는 것 외에도 각 시장의 비즈니스 연속성을 지원하기 위해 상세한 비즈니스 경험을 축적해야 한다.

지적재산권에 대한 회사의 전략적 목표를 명확히 하는 것은 비즈니스를 크게 지원하는 것이다. 비즈니스 지원 부서로서 회사 내부 지적재산권 부서에서 특허 구성 및 출원을 실시해야 한다. 많은 회사들이 특허 출원을 완전히 아웃소싱하지만, 특허 구성은 상업적 관점과 지적재산권 측면에서 고려해야 한다. 결국, 사내 특허 직원이 특허 레이아웃 기획의 리더이다!

물론, 우리는 경영진에게 보고할 책임이 있다. 그러나 특허 출원 및 분쟁에만 중점을 두기 때문에 다른 부서에서 지적재산권이 가져올 수 있는 잠재적 가치를 이해하기가 쉽지 않아 경영진의 관심을 끌기가 어렵다.

예를 들어, 일부 B2B 회사는 소수의 특허만 출원하면서 지적재산권 부서는 전문 지식을 기반으로 단지 보충 정보를 제공하는 수준에서 그친다. 최종적인 의사 결정 권한은 여전히 비즈니스 부서에 달려있다.

▲ Google 특허 책임자가 말해주는..‘특허 포트폴리오’ 최적화 전략

Q. 그렇다면, 스미토모 일렉트릭의 미국 등 해외 특허 출원 현황은? 또 실제 특허 출원비가 총비용에서 차지하는 비율은 어느 정도인가?

일본 국내 특허 출원이 70%이고, 미국 특허 출원은 약 30% 비중을 차지한다. 미국과 일본은 서로 다른 두가지 특허출원 심사과정을 가지므로 올바르게 리소스를 할당하고 정보를 수집해야 한다. 해외 특허출원 과정에서는, 직접 해외 현지 특허 대리인에게 문의하는 것이 일반적이지만, 현지 대리인의 기대정도는 신청국가에 따라 다르다.

문제는 비용이다. 출원 및 인증 수수료가 90%를 초과하는 것 같다. 연간 1000건 미만이지만, 미국에서만 수백 건에 달한다. 현재 이용 가능한 정보에 따르면, 미국에서 특허를 출원하는데 드는 평균 비용은 대리인 및 번역 수수료를 포함해 건당 약 2백만 엔이다. 또한 대리인 수수료와 공식 수수료가 계속적으로 상승하고 있다.

Q. LexisNexis의 PatentAdvisor는 미국 특허 심사 정보 수집 및 분석 도구다. 현재 스미토모 일렉트릭이 도입한 PatentAdvisor가 미국 특허 최적화에 실질적인 도움이 되는가?

미국의 변리사 비용은 매우 높으며, 워싱턴DC의 비용은 중서부 지역보다 높다. 모든 특허 출원을 최대한 활용할 수 있도록 PatentAdvisor를 사용해 심사위원의 심사 동향을 통계적으로 분석할 필요가 있다고 판단했다.

현지 특허 대리인은 출원 서류 준비를 지원하고, 미국 특허청에 제출하고, 심사위원과 질의 또는 인터뷰를 수행해야 한다. 스미토모 일렉트릭은 심사과정의 각 단계에서 답변을 결정할 책임이 있다. 특히 대리인이 심사관과 인터뷰 할 때, 다시 거부될 가능성을 줄이기 위해 심사위원회를 전략적으로 호출하거나 인터뷰하는 방법을 포함해 스미토모 일렉트릭으로부터 전략적인 제안을 받을 수 있다.

이런 차원에서 PatentAdvisor로 작성한 심사관보고서는 매우 유용하다. 특히 흥미로운 기능은, ▲거절사유 ▲응답 시간 ▲문의 또는 인터뷰 등 출원의 어떤 단계든 관련된 심사데이터 자료가 존재한다는 사실이다. 이러한 자료는 우리가 다음 결정을 내리는데 큰 도움이 된다.

Q. PatentAdvisor 도입 이전에, 재출원과 같은 결정을 직접 내렸는가? 아니면, 현지 대리인으로부터 제안을 받는가?

현지 대리인이 제안했지만, 특별한 요구가 없는 한, 대리인은 일반적으로 각 방안의 장점을 평가하지 않는다. 심사관의 유형에 대해 잘 모를 경우, 각 심사 의견에 효율적으로 대응하는 방법을 알지 못할 것이다. 또한 허여를 얻기 위해 몇번의 계속심사청구(RCE)를 진행해야 하는지 확신할 수 없다.

RCE (Request for Continued Examination)란 미국 계속심사청구 제도를 말한다. 출원에 대해 최종거절통지가 있는 경우에도 필요한 서류를 제출하고 수수료를 납부하면 그 출원에 대한 계속심사를 받을 수 있도록 한 절차이다. 1999년 특허법 개정 시에 신설되어 2000년 5월부터 시행됐다.

이러한 관점에서 볼 때, PatentAdvisor를 통해 심사 데이터와 심사관을 비교하는 것은 매우 흥미로운 일이다. 개별 심사관들은 각각의 허여율을 가지고 있으며, 더 나아가 심사 성향을 가지고 있다. 또 ‘Alignment Report’ 기능은 로펌사무소의 성과를 비교할 때 매우 편리하다.

Q. 미국 기업들은 정기적으로 데이터를 사용해 특허 출원 상태를 점검한다. 특허를 포기하거나 계속 출원하기로 한 결정에도 PatentAdvisor를 활용하는가?

우리는 미국 기업만큼 풍부한 자원이 없지만, 다양한 도구를 이용해 데이터 수집 및 분석을 할 수 있다. 엄밀히 말하면, 단지 PatentAdvisor와 같은 도구로라도 각 출원안에 대한 심사관의 트렌드 보고서를 산출하는 것만으로도 실제로는 충분하다.

어쨌든, PatentAdvisor를 도입한 것은 매우 가치 있는 결정으로 생각한다. 왜냐하면 보고서를 통해 이미 출원과정에 있는 특허에 대해서도 레이아웃을 효과적으로 배치하는데 도움을 받을 수 있다. 또한 효과적인 ‘시간’과 ‘비용 절감’이라는 두마리 토끼를 잡을 수 있기 때문이다.