▲ 인텔렉추얼디스커버리(ID) Vs. 킹스톤테크놀러지 특허소송 진행과정 :인텔렉추얼디스커버리는 특허침해소송 전과정을 파보(Pavo)라는 특허권 프로젝트 투자형태로 미국내 자회사를 설립해 소송을 추진했다. 출처: 서일경 변리사 제공

인텔렉추얼디스커버리(대표 장세익)가 미국 특허소송에서 최소 750만 달러 ‘잭팟(jackpot)’을 터트렸다. 더욱이 1심 판결에서 고의적 침해를 인정받아 향후 판사의 판결에 따라 고의침해 배상액이 2~3배가 될 경우엔 총 배상금액이 2200만 달러(약 273억원)로 늘어날 수 있다.

지난 13일(현지시간) 미국 캘리포니아 중앙지법은 인텔렉추얼디스커버리의 자회사인 Pavo Solutions LLC가 미국 킹스톤테크놀러지(Kingston Technology LLC)를 상대로 제기한 특허침해소송 1심 배심원 재판에서 최소 750만 달러의 배상 판결을 내렸다.

이번 특허침해소송에서 배심원들은 피고 업체인 미국 킹스톤테크놀러지가 제조 판매한 USB 플래시 드라이브(DT101G2)가 Pavo Solutions이 보유한 ‘일체형 로터리 커버를 갖는 플래시 메모리 장치’ 특허 3개항을 모두 침해했다고 판단했으며, 나아가 피고가 고의적으로 특허를 침해했다고 평결했다.

▲ 배심원 평결문

미국 캘리포니아 중앙지법 특허침해소송에서 고의적 침해를 인정받는 사례는 많지 않고, 특히 한국 기업이 미국 토종기업을 상대로 고의침해를 인정받았다는 것은 매우 이례적이다. 킹스톤테크놀러지는 미국 USB 메모리업계 1위 업체다.

이와 관련, 서일경 변리사는 “이번 소송건은 미국무효심판(IPR)에서 살아남았다는 점(IPR-proof patent)에서 향후 Transcend, SanDisk, Toshiba, Verbatim, ADATA 등 다른 USB 메모리업체로부터 현재 손해배상액 이상의 로열티 수익을 기대할 수 있다”고 설명했다.

IPR(당사자계무효심판, Inter Partes Review)이란 미국발명법(AIA)이 기존 당사자계 재심사제도를 대체해 도입된 제도로 이해당사자는 특허 등록일로부터 9개월 또는 PGR(Post-Grant Review) 절차 종료일 이후에, 특허·간행물에 기재한 무효사유를 이유로 신청할 수 있으며, 무효의 합리적 가능성(reasonable likelihood)이 있는 경우에는 특허심판원(PTAB)이 절차를 개시한 후 무효 여부를 판단한다. PTAB 결정 이후에는 IPR에서 ‘제기했거나 합리적으로 제기할 수 있었던’ 증거로는 모든 심판·소송에서 다툴 수 없다.

▲ 일체형 로터리 커버를 갖는 플래시 메모리 장치’ 특허 도면

파보(Pavo)는 재판 과정에서 부착 된 덮개가있는 드라이브로 회전하여 덮개를 열거 나 닫을 수 있어 연결되지 않은 USB 덮개가 떨어져 분실되는 문제를 해결한 자신들의 특허 기술이 킹스톤테크놀러지 USB 제품에 무단으로 사용됐다고 주장했다.

실제로 Pavo가 보유한 ‘일체형 로터리 커버를 갖는 플래시 메모리 장치’ 특허는 사용중에 본체로부터 커버가 완전히 분리되지 않아 커버의 손실이 방지되는 단일 몸 체형 회전식 커버를 갖는 플래시 메모리 장치 기술이다.

▲ 킹스톤테크놀러지가 제조 판매한 USB 플래시 드라이브(DT101G2)

배상액은 킹스톤테크놀러지가 지난 7년간 제조 판매한 USB 플래시 드라이브 370만개에 대해 개당 20센트씩 적용해 총 750만 달러(약 93억원)가 부과됐다. 통상적으로 법정이자가 부과되므로 추가로 약 340만 달러(약 42억원) 이자를 더해서 총 배상액은 1100만 달러(약 136억원)에 달할 전망이다. 향후 판사의 판결에 의해 고의침해 배상액이 2배가 될 경우엔 총 배상액이 2200만 달러(약 273억원)로 늘어날 수 있다.

이번에 나온 배심원 평결에 근거해 수개월 뒤 판사의 판결이 나오는데, 이 때 고의침해 배상액을 2배로 할지 3배로 할지를 결정하게 된다.

인텔렉추얼디스커버리는 이번 특허침해소송 전과정을 파보(Pavo)라는 특허권 프로젝트 투자형태로 미국내 자회사를 설립해 소송을 추진했다. 인텔렉추얼디스커버리의 소송대리인은 미국 LA에 위치한 루스어거스트카봇(Russ August Kabot)이란 로펌이다.

킹스톤테크놀러지는 미국내 지재권 1위 로펌인 피쉬앤리차드슨(Fish & Richardson)을 동원해 비침해 및 무효등을 주장했으나 결국 특허소송 1심 배심원 재판에서 패배했다.

서일경 변리사는 “이번 사건은 누구나 생각할 수 있는 간단한 아이디어라도 빠른 권리화로 선점할 필요가 있다는 사실과 함께 한국 NPE인 인텔렉추얼디스커버리가 미국기업을 상대로 소송을 제기해 상당한 수익을 창출한 점에서 국내 특허 관계자들에게 값진 교훈을 남겼다”라고 설명했다.