세계 최고 지식재산(IP) 기업 Google은 어떻게 특허 포트폴리오를 구축 및 관리하고 있을까? 일본 ‘JP IP business journal’ 최신호는 ‘특허 포트폴리오 구축을 위한 프로세스 최적화’를 주제로 Google 사내 특허 담당자(Head of Patent Operations) Sylvia Yu Chen과 미국 변리사이자 특허 DB 전문가 Christopher L.Holt 의 대담을 게재했다. 이들 전문가 대담을 통해 사내 특허 담당자와 외부 특허법률사무소가 풀어야 할 영원한 숙원 과제인 ‘특허 포트폴리오 구축 및 관리’를 위한 선진 노하우를 소개한다. <편집자>

Sylvia Yu Chen은 구글 inhouse counsel로, 미국 특허 로펌 및 서비스 벤더들과의 지속적인 피드백을 통해 전체 특허 포트폴리오 관리 프로세스를 개선해오고 있다. Christopher L. Holt는 미국 변리사로, 15년간 전자, 기계, 컴퓨터 공학 분야 patent filing /prosecution 관련해 전세계 고객들과 경험을 가지고 있다. 그는 LexisNexis PatentAdvisor 공동 개발자이기도 하다.

데이터 분석을 활용한 특허 포트폴리오 최적화 전략

▲ Sylvia Yu Chen

◆ Sylvia : 저는 Google에서 특허 출원 및 포트폴리오 전략을 담당하는 책임자다. 특허 관리(Operation)는 말하자면, “특허 포트폴리오를 구축하기 위한 공정 라인(Assembly line for making patent portfolios )”과 같은 것이다. 이전에는 단지 1건의 특허를 취득한다는 생각이었지만, 지금은 다양한 특허 포트폴리오로 구성된 자산 관리 프로세스를 구축하는 방향으로 발전하고 있다. 그리고 효율적인 특허 포트폴리오 괸리는 곧 공정 라인을 최적화하는 작업과 일맥상통한다.

◆ Chris : 2-3건의 특허를 관리하는 경우, 데이터의 활용은 필요 없을지도 모르지만, 수십개에서 수백개의 특허를 관리하는 경우에는 그렇지 않다. 한정된 시간과 예산을 효율적으로 사용해 고품질 특허를 취득하기 위한 의사 결정 및 프로세스 관리, 데이터 분석은 매우 어려운 작업이다.

◆ Sylvia: 기업은 다양한 데이터를 보유하고 있고 제품 제조 과정에서 데이터를 사용해 프로세스를 지속적으로 개선하려고 노력한다. 품질 관리를 위한 프로세스 최적화는 기업이 가장 신경쓰는 과제중 하나다. 따라서 특허 출원 및 포트폴리오 관리에서 무엇을 해야할지도 잘 알고 있다. 제조업과 마찬가지로 특허 출원 · 심사 과정에 오류 또는 비효율적인 점이 있으면 이를 개선 및 최적화하고 있다. 이를 위해 Google은 출원 심사 단계에서 데이터 분석 솔루션을 활용한다. 실제로 렉시스넥시스(LexisNexis) PatentAdvisor가 제공하는 ETA 메트릭(이하 “ETA”) 및 자체 내부 지표 등을 다각적으로 검토해 목표 달성을 위한 최선의 방법을 도출한다.

ETA 메트릭 지표 활용과 데이터 분석

▲ Christopher L.Holt

◆ Chris: 미국 특허청(USPTO) 심사관 모두가 동일한 비율로 특허를 허용하는 것은 아니다. 거절 횟수가 적고 단기간에 허가가 쉬운 심사관도 있고, 거절 횟수가 많아 장기전을 각오해야하는 심사관도 있다. 전자의 경우, 출원인은 불필요한 청구항의 수정없이 신속하게 허가를 얻기 위해 응답을 최적화하는 것을 고려해야 한다. 거절을 반복하는 심사관의 경우에는 협상이 너무 많으면 질 높은 특허의 가능성이 낮아질 뿐만 아니라 시간과 비용을 낭비하게 된다.

◆ Sylvia : 그런 차원에서, ETA는 심사관의 경향을 알 수 있는 좋은 지표이다. ETA를 활용하면 지표를 통해 최종 처분에 이르기까지의 대략적인 거절통지 사이클을 예측할 수 있다. 만일 최종 처분까지 8회 거절통지(OA, Office Action)가 필요한 것으로 예측된 특허에 대해 절반인 4회 OA로 동일한 결과에 이르렀다고 가정하면, 많은 시간과 비용을 절약할 수 있다. 예를 들어, 3회 거절통지를 받은 안건에 있어 담당 심사관의 ETA가 3.5인 경우, 아마도 다음 라운드로 진행될 가능성이 높다. 반면에 3회 통지서를 받은 안건 심사관의 ETA가 2.0인 경우, 다음 라운드로 진행하지 않고 계류중인 청구항의 사업 가치에 따라 항소 또는 포기 중 하나를 선택할 것이다. 또한 계속 출원도 선택 중 하나이다.

▲ LexisNexis PatentAdvisor가 제공하는 ETA 메트릭 : 특정 심사관의 허여율 데이터를 통해 최종 처리까지 걸리는 시간이 길어질 수 있음을 보여준다. 출원인은 FINAL rejection에 대해 가장 최적의 선택을 해야 한다.

◆ Chris: 항소(Appeal) 없이 계속심사청구(RCE)를 통해 심사를 연장하는 데도 많은 비용이 든다. 어려운 심사관의 경우에는 사업 중요성을 고려하면서 조기 항소 신청 등 보다 적극적인 접근이 필요하다. 따라서 질 높은 특허를 효율적으로 확보하기 위해서는, 담당 심사관이 특허 심사 초기 단계에서 많은 특허를 허용하는지 파악하는 것이 매우 중요하다. ETA는 특정 심사관이 향후 다수 또는 소수의 특허를 부여할 가능성이 얼마나 있는 지를 예측하는 지표이다.

◆ Sylvia : 실제로 ETA를 사용하면 통계적으로 심사관이 특허 허여를 위해 빠른 작업 처리를 할 가능성이 있는지, 또는 단순히 심사 기간을 연장시키는 성향일 가능성이 높은지를 파악할 수 있다. 후자 심사관의 경우에는 심사 프로세스를 단축하고 고비용의 지속적인 협상 대안을 고려하는 것이 최선의 방법이다. 최종 처분이 포기이든 등록이든 우리가 원하는 데이터 분석의 장점은 시간과 비용을 절약하는 것이다. 그리고 ▲출원 심사에서 매 OA의 응답 비용 ▲최종 처분에 이르기까지의 시간 ▲가치 있는 특허를 취득할 확률 등 세가지 변수를 항상 고려해야 한다. 예를 들어, 20년에 걸쳐 가치 있는 제조 기술의 경우, 특허 심사에 많은 시간과 비용을 투자할 수 있다. 그러나 기술 수명이 겨우 5년 밖에 안될 경우, 특허 심사에 4년을 보내는 것은 바람직하지 않다.

▲ Sylvia Yu Chen : 미국 변리사 이자 구글의 inhouse Patent Counsel, Head of Patent Operations로 전체 특허 포트폴리오 관리 프로세스를 개선해오고 있다.

과거 데이터 분석을 활용한 빠른 의사 결정

◆ Chris: 일본 기업들은 “항소(Appeal)를 신청하지 않는” 경향이 있다. 특허 출원을 초기에 포기하는 것을 좋지 않게 생각하기 때문이다. 또 다른 이유 중 하나가 출원인이 항소 결정을 위해서는 PTAB까지 진행해야 한다고 생각하는 것이다. 하지만 15년간 미국 특허 변호사로 근무한 경험에 의하면 항소를 신청한 출원 대부분이 PTAB로 진행되지 않는다. 많은 항소건들이 PTAB으로 진행되지 않고도 보다 나은 결과에 도달한다. 그리고 출원인은 RCE를 제출함으로써 항소 프로세스를 조기에 종료하는 옵션도 있다.

◆ Sylvia: 항소 절차를 활용하지 않는 것은 의뢰를 받은 미국 특허법률사무소에만 행복한 일이다. 만일 거절 비율이 높은 심사관을 만난 경우에는 시간과 비용만 많이 들고, 궁극적으로 권리화할수 없다는 결과가 나올 수도 있다. 출원 심사의 지속 여부를 판단함에 있어 해당 특허의 목적, 브랜드, 평판 등을 종합적으로 검토해야 한다. Google은 전략적으로 항소 신청을 활용한다. 과거 데이터를 보면 심사관이 항소를 받은 후 어떻게 대응하는 지, 또한 어떤 논의가 효과적인 지를 미리 파악할 수 있다.

◆ Chris: 100% 동감한다. Sylvia가 말한 것처럼, 항소 프로세스는 전술적으로 활용할 수 있고, 실제로 활용해야 한다. 과거 항소에 대한 심사관별 대응 데이터를 통해 얻어지는 결과를 쉽게 확인할 수 있는 것이다.

◆ Sylvia: 항소를 선택하지 않으면 부정적인 영향이 발생할 수 있다. 비용 절감면에서도 항소 신청은 유용할 수 있다. 자산 전체의 출원 과정에 따라 빠른 시일 내에 출원인이 외부 특허 변호사에게 항소를 지시하면 그들도 빠른 준비가 가능하다. 결과적으로 출원인에게 유리한 결과를 가져올 확률이 높아진다. 한편, 항소를 고려하지 않고 단지 외부 특허 변호사와 매일 상호 논의만을 계속하면 비용이 점점 늘어나 버린다. 앞서 언급한 바와 같이 RCE에 의한 심사 연장은 비용이 많이 드는 만큼, 선택에 대해 충분히 검토해야 한다.

◆ Chris: “많은 투자를 했기 때문”이라는 이유로 기술의 권리화를 고집하는 것은 위험하다. 기업에게 최악의 시나리오는 단순히 RCE를 반복함으로써, 전체 포트폴리오에서 그만큼 가치가 높지 않은 특허에 많은 비용을 지출해 버리는 것이다. ETA가 높은 심사관은 즉시 특허를 허용하지 않는 경향이 강하기 때문에, 데이터 분석을 활용해 이러한 심사관이 담당하는 안건 또는 여러 번 거절을 반복되는 안건이 1건이라도 있으면 조기에 포기하거나 계속 출원 등 다른 방법을 고려하는 것이 훨씬 유리하다.

▲ Christopher L.Holt : 미국 변리사로, 15년 동안 전자, 기계, 컴퓨터 공학 분야 patent filing/prosecution 경험을 가지고 있다. LexisNexis PatentAdvisor공동 개발자이기도 하다.

사내 담당자와 외부 특허법률사무소 역할 및 협력

◆ Sylvia: Google은 사내 특허 변호사가 자신이 담당하는 포트폴리오에 대해 책임을 진다. 자신이 담당하는 포트폴리오 관련 출원에 대한 심사를 계속하거나 포기하거나 판단은 각자가 사업 목적 및 외부 특허 변호사의 경험에 근거한 지침을 기초로 결정한다. 여기서 중요한 것은 Google은 반드시 자체적인 데이터 분석 과정을 진행한다는 점이다. 심사관과 마찬가지로 외부의 특허 변호사도 다양하고 성과에 차이가 있기 때문에 외부 특허 변호사와 많은 피드백을 주고 받는다. 일본 기업도 미국의 특허법률사무소에 많은 피드백을 제공해야 한다. 출원 안건을 주의 깊게 검토하고 질문해야 한다. 대부분의 특허 변호사는 출원 및 심사 지원 업무에 능하지만 모든 특허 변호사가 그렇지는 않다. 정기적으로 외부 특허 변호사 팀 매니저, 경우에 따라서는 특허법률사무소 관리자에게 직접 피드백을 제공하는 것이 중요하다.

◆ Chris: 외부 특허 변호사에 대한 “교육”은 그다지 익숙하지 않은 것이 사실이다. 하지만 자신이 원하는 성과를 거둘 대리인을 키울 수 있다면, 프로세스를 더욱 “최적” 상태로 만들 수 있다. 미국 기업뿐 만 아니라 아시아 기업에서도 이러한 노력은 이미 시작되고 있다. ​​

◆ Sylvia: 품질과 프로세스를 개선하기 위해서는 한 명의 특허 변호사 또는 1개의 출원 안건 문제조차 특허법률사무소와 공유해야 한다. 이는 동일한 문제가 반복되는 것을 방지한다. 최악의 경우에는 여러 문제가 다른 특허 변호사에 기인하거나, 같은 팀 특허 변호사가 비슷한 유형의 실수를 범할 수도 있다. 이런 경우 팀 관리자에게 문제를 보고하고, 특허법률사무소는 모든 클라이언트 프로세스에 맞게 자신의 프로세스를 조정해야 한다. 실제로 Google은 각 특허 출원 팀 대표가 저에게 보고하고 팀 내에서 각 특허법률사무소에 의견을 제공한다. 특허법률사무소의 퍼포먼스를 추적하고 객관적, 주관적인 양적 질적 항목을 포함한 정형 평가 보고서를 연 2회 제공한다. 몇 번의 사이클을 반복해도 충분히 개선되지 않을 경우에는 향후 관계를 유지할 수 없다고 알려준다.