미국, 유렵, 중국 등 해외에서 특허를 출원하려면 어떻게 해야 할까?

▲ PCT 국제출원가이드 표지

해외 특허출원 방법은 크게 두가지로 구분할 수 있다. 첫번째가 출원인이 원하는 국가에 직접 출원하는 방법이고, 두번째가 PCT(Patent Cooperation Treaty, 특허협력조약) 를 이용한 국제출원이다.

PCT 국제출원은 다수의 국가를 지정해 여러 국가에 진입을 간편하게 할 수 있는 특허 제도다. 그러나 PCT는 특허를 단순 출원하는 것으로 등록받는 시스템이 아니라는 점을 반드시 명심해야 한다. PCT 국제출원 후에도 국제 조사, 국제 공개, 국제예비심사 및 각 지정국이 요구하는 언어로 작성된 번역문을 제출해야 한다. 또 각 국가로 진입한 후에는 각국 특허청에서 심사를 받아야 하는 과정이 반드시 필요하다.

특허청이 해외에 특허를 출원하는 방법 가운데 하나인 PCT 국제출원 제도를 누구가 손쉽게 이해할 수 있도록 도와주는 “PCT 국제출원 가이드”를 출간했다.

PCT(Patent Cooperation Treaty, 특허협력조약): 동일한 발명에 대해 여러 나라에서 보호를 받고자 할 때 선택할 수 있는 방법이다. PCT 협약국가는 2019년 기준으로 153개 국가이며, 세계 대부분의 국가가 가입되어 있지만, 대만 등 일부 국가는 가입되어 있지 않다. PCT 회원국이 아닐 경우, PCT 국제출원제도로는 해당 국가를 진입할 수 없으므로 해외출원 시 PCT 회원국을 반드시 확인해야 하며, 회원국은 세계지적소유권기구 홈페이지(www.wipo.int)를 통해 확인할 수 있다. 대만의 경우, PCT 조약에 가입되어 있지 않으므로, 대만 출원 계획이 있을 경우에는 직접 출원 절차를 진행해야 한다.

▲ 해외출원 방법 출처: 특허청

해외출원, 왜 필요할까? ….. 특허 속지주의 원칙

우리가 생산 또는 판매할 제품의 시장이 한국과 미국이라면, 한국에서만 특허등록을 받아도 되지 않을까? 한국에서 특허등록을 받았는데, 미국에서도 다시 특허등록을 받아야 할까?

정답은 국가별로 특허를 따로 받아야 한다. 각국의 특허는 특허독립(속지주의)의 원칙을 따른다. 따라서 원하는 국가 내에서 발명 기술에 관한 독점 배타적인 권리를 획득하기 위해서는 그 나라에 특허 출원을 하고 특허권 등을 취득해야 한다.

만약 한국에서 특허를 등록 받고 미국에서는 특허를 등록 받지 않았다면, 다른 사람이 나와 동일한 기술로 미국에서 제품을 생산 또는 판매하는 등 실시하는 행위에 있어서 어떠한 권리도 주장할 수 없다. 다시 말해, 특허권을 확보하고자 하는 나라에 출원을 해 특허권을 취득해야만 해당국에서 독점 배타적 권리를 확보할 수 있다.

일반 해외출원 Vs. PCT 국제출원

먼저, 국가별 직접 출원방법은 특허획득을 원하는 모든 나라에 각각 개별적으로 특허출원하는 방법으로 ‘산업재산권 보호를 위한 파리협약’에 근거하기 때문에 파리(Paris)루트를 통한 출원이라고도 합니다. 이 경우, 선(先) 출원의 출원일로부터 12개월 이내에 해외에 출원하여야 우선권을 인정받을 수 있다.

우선권: 선출원으로부터 1년 이내 출원시 우선권이 적용되어 신규성, 진보성 등을 판단함에 있어서 한국(선출원)에서 출원한 날을 출원일로 인정해주는 제도이다.

다음으로 PCT를 이용한 출원방법이 있다. PCT 출원은 국적국 또는 거주국의 특허청에 하나의 PCT 출원서류를 제출하고, 그로부터 정해진 기간 이내에 특허획득을 원하는 지정국가에 진입하는 제도로 PCT 국제출원의 출원일을 지정국가에서의 특허 출원일로 인정받을 수 있다. 또한, 선(先)출원에 대한 우선권을 주장하여 12개월 이내에 PCT 출원을 한다면 선출원의 출원일을 특허 출원일로 인정받을 수 있다.

이렇게 보면 직접출원과 PCT를 이용한 출원이 서로 유사해 보인다. 하지만 직접출원과 PCT 출원 절차를 비교해보면 차이점을 알 수 있다.

▲ 일반 해외출원 절차와 PCT국제출원 절차 비교도. 출처: 특허청

PCT 출원 … 어떻게 진행하나?

일반 해외출원의 경우에는 해당 국가의 언어 및 법정양식에 따른 출원서류들을 준비해 해당 국가의 특허청에 제출하면 된다.

이와는 다르게 PCT 국제출원에는 많은 단계가 있다. 대신에 국제 출원 시 국가 지정을 폭넓게 할 수 있고(153개국), 실제로 진입할 지정국을 결정하는데 30개월(혹은 31개월, 국가별로 상이) 정도의 시간이 주어지기 때문에 일반 해외출원에 비해 시간적 여유가 있다.

▲ PCT 국제출원 절차

PCT 국제출원절차는 출원인이 국제출원서를 수리관청에 제출하면서 시작되고, 각 지정국에서 특허권을 획득하거나 거절됨으로써 끝난다. 이러한 국제출원절차의 흐름 속에서 하나의 분기점이 되는 것이 각 지정국에 대한 번역문 제출이다.

번역문 제출 이전까지는 국제출원에 대한 모든 절차가 PCT에 따라 동시에 일률적으로 진행되다가, 이 절차 이후에는 각 지정국의 국내 법에 따라 독립적으로 진행된다. 이런 점에 착안해, 번역문 제출시점을 기준으로 번역문 제출 이전 단계의 절차를 ‘국제단계(international phase)의 절차’라 하고, 그 이후의 절차를 ‘국내단계 (national phase)의 절차’라고 부른다.