▲ 통신 라우터 방법특허 침해소송(Dunjun v. Tenda) 사건의 2심 심리 현장 (출처:중국 최고인민법원)

최근 중국 법원에서 네트워크 통신 분야 방법특허에 대한 다수 주체의 실시 관련 침해 판단 기준을 적용한 소송 판례가 나와 눈길을 끈다.

▲ 방은희 리팡법률사무소 중국변호사

중국 최고인민법원은 통신 라우터 분야 방법특허를 둘러싼 침해 소송 판결에서 ‘대체 불가한 실질적인 작용’의 침해판단 기준을 적용해 최종 소비자가 침해제품을 정상적으로 사용할 때 특허방법의 과정을 자연스럽게 재현할 수 있다면, 상품을 제조한 행위만으로도 해당 방법특허의 권리를 침해한 것으로 판시했다.

이에 대해, 방은희 리팡법률사무소 중국변호사는 “그동안 방법특허 소송에서 ‘다수 주체 실시’와 관련해 반드시 ‘간접침해’ 이론을 적용해온 기존의 판단 방식에서 벗어나, 방법특허에 대한 침해 판단의 원칙과 논리를 더욱 세분화하고 특허권자의 이익 보호를 강화한 의미있는 판례”라고 평가했다.

​실제로 이번 사건에서 확립한 ‘대체 불가한 실질적인 작용’의 침해 판단 기준은, 네트워크 통신 분야에서 다수 주체의 실시에 의존하는 방법특허에 대한 보호가 어려운 오랜 문제를 해결할 뿐만 아니라 ‘대체 불가한’ 및 ‘실질적인’ 등 요건이 설정됐기 때문에 일반 통신장비 제조업체의 특허침해 리스크도 증가하지 않는다.

방은희 변호사는 “이번 판결에 기초해 앞으로는 방법에 속하는 발명을 일부러 물품 특허로 왜곡해 작성하고 등록할 필요가 없어졌다”라며 “이는 청구범위의 보호 대상과 특허출원인이 실제로 보호하고자 하는 기술 방안이 일치하도록 해준다”고 설명했다.

Dunjun v. Tenda : 통신 라우터 방법특허 침해소송

▲ 통신 라우터 방법특허 침해소송(Dunjun v. Tenda) 사건 개요

지난 2018년 7월, 중국 네트워크 솔루션 업체인 던전(Dunjun)社는 자신들의 허가 없이 라우터 등 관련 제품을 제조, 판매한 텐다(Tenda)社와 홍캉(Hongkang) 및 하오웨이(Haowei) 영업부 등을 산동성 지난시 중급인민법원에 특허 침해로 제소했다.

피고 회사인 Tenda는 중국 내 규모가 비교적 큰 네트워크 통신 장비 및 솔루션 공급 업체로 라우터가 주력 제품이다.

소송을 제기한 Dunjun은 Tenda 등 피고 회사들이 침해를 즉시 중지하는 동시에 재고 및 생산 모듈을 파기하고, 경제적 손실에 대해 총 500만 위안(한화 약 8억6000만원)을 배상할 것을 청구했다.

▲ 피고기업들이 생산, 판매한 침해제품들

이 회사가 보유한 “네트워크 서비스 제공 업체의 포털 웹 사이트에 쉽게 액세스 할 수있는 방법” 특허(이하 ‘대상특허’)는 주로 통신 라우터에 적용되는 웹 인증 인터넷 접속 기술로 웹 가상 서버를 기반으로 하는 인증 웹 페이지의 강제 로그인(강제 Portal) 방법을 제공한다.

원고 Dunjun은 Tenda가 제조, 판매하는 제품을 제조하는 과정에서 웹 인증 기능을 필연적으로 테스트하며, 해당 테스트 과정은 반드시 대상 특허의 전체 단계를 포함하고 있어 침해에 해당한다고 주장했다.

이에 반해, 피고 Tenda는 대상특허가 보호하는 것은 네트워크 액세스 인증 방법이며, 자신들은 단순히 피소 관련 제품을 제조했을 뿐, 대상특허가 보호하는 기술 방안을 사용하지 않았다는 입장이다.

다시말해, 대상특허의 방법은 제품 제조 방법이 아니므로 해당 방법에 따라 어떠한 제품(피소 침해제품을 포함)도 직접적으로 얻을 수 없다는 설명이다. 따라서 대상특허의 방법에 대한 보호는 제품까지 확대될 수 없으며 피소 침해제품은 대상특허의 보호 범위에 속하지 않는다고 반박했다.

​결국, 피고 Tenda가 생산한 제품이 원고 Dunjun이 보유한 대상특허의 청구항 1, 2의 방법을 침해하는지 여부가 최대 관건이다.

단순한 제품 생산 vs. 방법특허 침해

1심 산동성 지난시 중급인민법원은 일반 사용자가 해당 장비를 사용해 네트워크 운영자 포털(Portal Server)을 방문 시, 대상특허의 청구항1 및 2의 전부 기술 방안을 재현하였으며 원고의 허가 없이 피소 침해제품을 제조, 판매한 행위는 대상특허를 침해하는 행위라고 판단했다. 따라서 피고는 즉시 침해를 중지하고, 경제적 손실에 대해 총 500만 위안(한화 약 8억6000만원)을 배상해야 한다고 판시했다.

​2심 최고인민법원도 특허방법의 기능을 직접적으로 실시하는 하드웨어 설비를 제조, 판매하는 행위 자체는 방법특허에 대한 침해를 구성한다는 ‘대체 불가한 실질적인 작용’의 침해판단 기준을 확립했다.

‘대체 불가한 실질적인 작용’의 침해 판단 기준은 침해자가 생산 경영을 목적으로 방법특허의 실질적 내용을 적용할 경우, 해당 행위 또는 행위 결과는 특허 청구항의 기술 특징을 포함하는 데 있어 대체할 수 없는 실질적인 역할을 하게 된다.

▲ 피고 회사인 Tenda사 침해제품의 공증 탐지 회로도

따라서 최종 사용자가 침해제품을 정상적으로 사용할 때 특허방법의 과정을 자연스럽게 재현할 수 있다면, 해당 특허방법을 실시하고 특허권자의 권리를 침해한 것으로 판단해야 한다고 판시했다.

방은희 변호사는 “그동안 다수 주체가 실시하는 방법특허에서는 일부 주체가 실시하는 단계가 단지 전체 특허방법을 실시하기 위한 필수 조건 중 하나이고, 이러한 특징으로 인해 ‘간접 침해’ 이론으로만 침해 여부를 판단해 왔다”라며 “​하지만 이번 사건은 일부 주체가 실시하는 단계가 실질적으로 특허 방안을 재현하기 위한 충분하고 필요한 조건인 경우 ‘직접 침해’로 인정할 수 있다는 판례”로 설명했다.

통신 분야 방법특허에 대한 침해 판단 기준은?

​중국 최고인민법원은 이 사건에서 다음과 같이 네트워크 통신 분야 방법특허에 대한 다수 주체의 실시 관련 침해 판단 기준을 확립했다.

네트워크 통신 분야의 경우, ▲상호 연결 ▲정보 공유 ▲다자간 협업 및 지속적인 혁신의 특성을 지니고 있다. 실제로 통신 특허 대부분이 방법특허로 다수 주체의 참여가 요구되는 방법특허로서만 작성될 수 있거나, 이러한 작성 방법을 사용해야 발명의 실제 기술 내용을 더 잘 표현할 수 있다.

​이러한 방법특허는 보통 소프트웨어의 형식으로 하드웨어 장치에 설치된다. 그리고 최종 사용자가 단말 장치를 사용할 때, 소프트웨어가 백그라운드에서 자동으로 실행되도록 설계된다. 따라서 침해자는 아 같은 방식으로 특허방법을 침해제품에 소프트웨어 형태로 설치하고, 다른 기능 모듈로 통합시켜 외부 판매함으로써 부당 이익을 얻을 수 있다.

​만약 특허침해 판단의 일반 규칙에 따라, 즉 피소 침해자가 실시하는 피소 침해 기술 방안이 특허권의 청구범위에 기재된 모든 기술 특징을 포함하는지 여부(구성요소완비의 원칙)를 특허침해의 필수 조건으로 한다면, 방법특허를 직접 실시하는 기능을 가진 피소 침해제품을 제조, 판매하는 행위는 특허권을 침해하는 행위로 인정하기 어려울 것이다.

또한 침해제품을 데스트하는 과정에서 침해자의 방법특허에 대한 실시만 침해로 인정한다면, 특허권자의 이익을 보호하기에는 충분하지 않다. 테스트하는 행위는 침해자가 부당한 이익을 얻는 근본적이고 직접적인 이유가 아니고, 테스트 행위를 중지하는 명령으로는 특허 방법에 대한 더 큰 규모의 침해를 막을 수 없기 때문이다.

▲ 피고 회사인 Tenda사 침해제품의 작동 프로세스

​이 같은 상황에서, 네트워크 통신 분야 방법특허에 대한 침해 판단은 해당 산업의 특징을 충분히 고려해야 하며, 해당 분야의 혁신 및 발전 규율을 충분히 존중하여 특허권자의 합법적 권리가 실질적으로 보호되고 산업의 지속 가능한 혁신과 공정한 경쟁이 이루어지도록 유도해야 한다.

​침해자가 생산 경영을 목적으로 방법특허의 실질적 내용을 침해제품에 고정하는 경우, 해당 행위 또는 행위 결과는 특허 청구항의 기술 특징을 포함하는 데 있어 대체할 수 없는 실질적인 역할을 하게 된다. 즉 최종 사용자가 피소 침해제품을 정상적으로 사용할 때 특허 방법의 과정을 자연스럽게 재현할 수 있다면, 피소 침해자가 해당 특허 방법을 실시하고 특허권자의 권리를 침해한 것으로 판단해야 한다.

​방은희 변호사는 “표면적으로 볼 때, 최종 소비자가 특허방법의 실시자이지만 단말 장치를 사용할 때 소비자에 의해 재현되는 과정은 단순한 기계적인 재연일 뿐으로, 본질적으로 특허방법은 침해제품을 제조하는 과정에서 고정된다”라며 “따라서 침해제품을 제조 및 판매한 침해자의 행위는 최종 소비자가 특허방법을 실시하도록 유도한 행위가 된다”고 해석했다.