중국에서 전자상거래, 온라인플랫폼 등 제35류는 ‘만능상표’로 불린다. ‘한 번 등록하지 않으면 평생 후회하는 것’이라고도 한다. 이렇게 불리는 이유는 그만큼 35류의 유용성이 높고, 인터넷 발달로 대부분의 판매가 타오바오, 웨이상(위챗을 통한 마케팅), 틱톡(抖店) 등 SNS를 통해 이뤄지기 때문이다.

왜, 중국 ‘제35류’ 상표 등록이 필수일까?

▲ 이종기 변리사

지난 2017년 9월 티몰은 ‘티몰 매장플래그샵 입점 자질세칙’을 만들었다. 여기서 주목할 점은, 입점자격 요건이 기존 등록상표 복사본을 반드시 제출해야만 티몰에 입점할 수 있는 것이었으나, 개정 후에는 입점 희망 기업은 35류 상품의 상표권자 혹은 그와 관련된 기업이어야 한다고 규정했다. 즉 이는 35류에 등록되어 있지 않으면 티몰에 입점할 수 없다는 의미이다.

전자상거래, 온라인플랫폼 등은 반드시 35류에 등록해야 하지만 나머지 기업들도 일종의 방어수단으로 등록하는 것이 좋다.

예컨대, 의류회사 A가 상표권 25류 의류에 ‘a’ 상표를 등록받은 후 광고 등을 통해 유명도를 높여 나갔으나 35류에는 상표등록을 하지 않았다. 이런 상황에서, 만약 B가 A회사의 상표와 동일한 ‘a’ 상표를 35류에 등록하고 의류점(오프라인 샵 혹은 온라인 샵)을 연다면, B가 ‘a’ 상표가 부착된 의류만 팔지 않는다면 B의 행위는 A기업의 상표권 침해에 해당되지 않는다.

이렇게 되면 소비자는 B회사의 ‘a’ 샵에서 판매되고 있는 의류가 A회사에서 생산된 의류로 생각하고 구매하게 되고, 결국 35류에 상표등록한 B회사가 A회사의 유명세를 이용하게 되는 셈이 된다. A회사는 이러한 B의 행위를 제지할 방법이 없다.

이와 같이 35류에 등록해 놓지 않으면 상품류에 등록을 해 놓았다고 하더라도 상표의 확장성에 한계가 있다. 반대로, 기업 입장에서 35류에 상표를 등록해 놓으면 타인이 해당 기업 상표 상품에 대한 악의적 선점을 막을 수 있고 기업 브랜드의 확장성에도 도움이 된다.

따라서 기업 브랜드 가치를 보호하기 위해, 상표등록 시에는 35류를 방어상표로 등록을 고려해야 한다. 상기 사례에서 만약 B회사의 의류에 품질문제가 불거지면 이는 결국 A기업의 이미지에도 타격을 주게 되고 브랜드 가치에도 영향을 미친다. 35류 등록을 소홀히 했다가 의도치 않은 손해를 입을 수 있는 것이다.

Case Study(1) 티몰 상표무효심판 : 알리바바 v. Gu wenwei(顾文伟)

▲ 티몰 상표무효심판 출처: 商评字[2018]第0000197670号<关于第10411616号“天猫TIANMAO”商标无效宣告请求裁定书>

알리바바가 Gu wenwei(顾文伟)를 상대로 제기한 티몰 상표무효심판에 대한 평심위 판단은 아래와 같다.

청구인(알리바바)이 제출한 증거에 따르면, 청구인은 다년간 타인을 위한 판매대행업상에 "톈마오(天猫)"의 전신인 “淘宝商城”을 사용했고, 지속적인 선전과 사용을 통해 “타오바오상청(淘宝商城)”의 지명도는 점점 높아져갔다. 이후 "타오바오상청”을 “톈마로”로 이름을 바꾸었으며, “톈마오”는 청구인의 상표로 공중에 널리 알려지게 됐다.

따라서 쟁의상표 출원 시, 청구인의 제10130978호 “톈마오” 상표에 35류의 타인을 위한 판매서비스업상에 이미 관련 공중이 널리 알려져 있는 상표라 할 수 있다. 쟁의상표의 지정상품인 이불, 수건 등의 상품과, 인용상표가 관련 공중에 널리 알려진 타인을 위한 판매대행업의 서비스 내용 등의 방면에서 관련성이 있다.

청구인 상표가 비교적 높은 지명도를 갖고 있는 상황에서, 쟁의상표와 청구인 상표가 공존하게 되면 관련 공중이 쟁의 상표와 청구인 상표가 무슨 연관성이 있는 것으로 쉽게 오해하게 되고, 상품출처에 대해 공중을 오인하게 된다. 따라서 상표법 제13조제3항(저명상표 복제, 모방금지) 등의 규정에 의거 무효이다.

결국, 알리바바는 제35류 ‘타인을 위한 판매대행업’으로 타인이 등록한 제24류 “이불, 수건” 상표를 무효화시키는 데 성공했다. 매장형 기업이든 도소매 기업이든 타인을 위한 판매서비스와 관련되었다면 모두 35류 상표가 필요한 것이다.

우리 기업이 가장 주목해야 할 서비스업은?

중국의 35류에는 광고업, 사무관리업, 재무회계업 등 다양한 서비스업이 있는데 그 중에서도 우리나라에는 없는 ‘타인을 위한 판매대행업’(3503)을 주목할 필요가 있다. 여기에는 구체적인 서비스업으로 ‘수출입대리(350005)’, ‘타인을 위한 판매대행업(350071, 替他人推销)’, ‘타인을 위한 구매대행업(350085, 替他人采购)’, ‘시장마케팅(350106)’, ‘유선전화시장마케팅(350107)’, ‘상품 및 서비스의 매매쌍방을 위한 온라인시장 제공업(350120)’ 등의 서비스업이 있다.

우리 기업이 35류 출원시에 가장 유용하게 활용할 수 있는 서비스업이 바로 “타인을 위한 판매대행업(350071, 替他人推销)”이다.

중국은 우리나라와 달리 개별상품에 대한 도소매업을 인정하지 않고 있다. 즉 우리나라는 화장품 판매 알선업, 주류 도소매업, 가방 소매업 등 개별상품에 대한 도소매업을 지정할 수 있으나 중국에는 이러한 개별상품에 대한 도소매업이 없다.

다만 2017년도에 상품서비스업 분류표를 개정하여 ‘약품, 의약품에 대한 도매 또는 소매업(유사군 3509)’ 만을 인정하고 있다. 따라서 약품, 의약품 외에는 개별상품의 도매 또는 소매업을 인정하지 않고 있는 것이다.

▲ 화장품(3, 21류), 프랜차이즈(35,43류), 식품(29~33류), 의류(18,25류), 기타(그 외 상품 분류)로 구분하였음

이런 상황에서 우리나라의 개별상품에 대한 도소매업과 비슷한 서비스업이 바로 ‘타인을 위한 판매대행업(350071, 替他人推销)’인 것이다. 이 서비스업은 특정 상품 여부와 상관없이 타인을 위한 상품 판매를 대행할 수 있는 서비스업으로. 이 서비스업에 등록해 놓으면 온라인 또는 오프라인 상의 판매점 명칭을 내걸고 상품종류에 제한받지 않고 판매할 수 있다.

출원인이 생산업체가 아닌 단순한 판매업체의 경우(즉 판매라는 서비스업 상에 해당 상표를 보호받으려 하는 경우)에는 제35류의 “타인을 위한 판매대행업” 등의 서비스업에 상표를 출원하는 것이 꼭 필요하다. 생산업체라 할지라도 방어적 차원에서 출원하는 것이 좋다. 중국 상표브로커로 골머리를 앓고 있는 기업입장에서라면 자신의 상표를 효율적으로 방어하기 위해서라도 35류의 ‘타인을 위한 판매대행업’에 출원하는 것이 좋다.

예를 들어, 제35류에 중국 상표브로커가 A 상표로 등록을 하고, 우리 기업은 제3류 화장품 분야에 A 상표로 등록을 했다고 가정하면, 중국에서는 심사단계에서 서비스업과 상품간에 관련성 심사를 하지 않기 때문에 제35류의 ‘타인을 위한 판매업’과 기타 상품 간에는 유사성이 성립하지 않는다. 따라서 A 상표는 둘 다 등록이 가능하며, 상표브로커가 A 상표와 동일한 명칭으로 인터넷 도메인 네임을 등록하고, 온라인 샵 이름을 A 상표로 사용하더라도 이는 합법적 사용이다.

만약 이러한 상황을 방치할 경우, 수요자들로 하여금 출처의 오인, 혼동을 야기하게 되어 결국 우리 기업의 피해로 이어질 수 있으므로 제35류에 대한 상표 출원도 병행하는 것이 반드시 필요하다.

중국에서 35류 출원은 얼마나 이뤄지나?

중국에서 상표출원이 가장 많이 이루어지는 상품류는 35류로 전체 출원의 약 14%를 차지한다. 상당수는 방어적 차원에서 출원하고 있으며, 이는 불필요한 마찰이 일어나는 것을 방지하기 위해서다.

▲ 2019년 상반기 상표등록출원 현황 출처: <2019 年上半年商标注册工作情况分析>

2019년 상반기 상품류별 출원현황을 보면 35류가 전체 상품류의 14%를 차지하고, 그 다음으로 30류(커피, 차, 과자류 등) 6%, 9류(과학용장비 등) 6%, 25류(의류) 5%, 43류(식당, 숙박업) 5% 등 순이다. 35류의 경우 2016년에는 10.9%, 2017년에는 11%, 2018년에는 12.6% 등 매년 그 비중이 조금씩 증가하고 있다.

우리나라와 중국의 상품류별 출원을 비교하면, 우리나라도 35류에 가장 많은 출원이 이루어지고 있다. 2018년 기준 35류 13.4%, 3류 8.2%, 9류 7.9%, 43류 7.2%, 41류 5.3% 25류 4.9% 순이다. 다만, 특이한 것은 우리나라는 3류가 35류 다음으로 많으나 중국의 경우(2018년) 3류(3.6%)는 8위로 한국보다 3류 출원비중이 훨씬 낮다.

Case Study(2)“百果园” 상표권 침해소송: 동방상린공사 v.신진백과원

▲ Bai Guo Yuan 상표권 침해소송 출처: 福建省高级人民法院民事判决书 (2019)闽民终1274号

동방상린공사(东方祥麟公司)는 중국의 유명 과일체인전문점인 신진백과원(深圳百果园)을 상대로 상표권 침해소송을 제기했다. 원고는 피고가 “바이궈위안(百果园.Bai Guo Yuan)" 상표를 과일점 간판, 공식웨이보, 미니프로그램, 쯔푸바오 등에 사용한 행위는 상표권 침해에 해당한다며 경제적 손실 등 9100만 위안(약 156억 7290만원) 배상을 요구했다. 바이궈위안 상표권 침해에 대한 법원 판결은 아래와 같다.

쟁점은 피고의 “바이궈위안(百果园)”을 사용한 것이 원고의 상표권 침해에 해당되느냐 즉, 피고가 지정상품의 범위(35류)를 벗어나지 않고 사용한 것이 원고의 상표와 유사한 것으로 볼 수 있느냐? 이다.

피고가 제공한 과일재배기업과 체결한 판매계약서에 근거해, 피고는 과일을 재배하는 농업기업이 아니고 상품유통분야에서 과일 판매, 가공 및 조립 등의 서비스를 위주로 하는 서비스형 기업이다. 제공 서비스는 상품판매를 위해 제공하는 종합편의 서비스 행위로 즉, 35류의 타인을 위한 판매대행업이다.

동시에 피고는 다년간의 경영으로 업계에 이미 상당한 규모의 시장을 형성하였고, 반면에 원고는 상품소매업계에도 진출하지 않은 상태여서, 양자의 상품 및 서비스류가 서로 달라 시장에 공존하더라도 소비자의 오인혼동을 초래하지는 않을 것이다. 따라서 원고의 소를 기각한다.

결국, 원고인 동방상린공사(东方祥麟公司)가 출원일도 빠르고 해당 상품에 상표등록도 했지만, 피고의 35류 상의 상표 사용을 막지 못했다. 이는 상품상에 상표등록을 먼저 해 놓는다고 해도 타인이 35류에 동일 또는 유사한 상표를 등록해 사용하면 상표권 침해에도 해당되지 않아 경영상의 예기치 않은 피해를 가져올 수 있는 것이다.