▲ 미국 법원이 내린 특허무효 판결 이유 (2019년 기준) : 특허 적격성과 명확성 문제가 지난해 미국 법원이 내린 특허무효 판결의 주된 이유다. 출처: LexisNexis Lex Machina

가장 빈번한 미국 특허무효 사유…’적격성’과 ‘명확성’ 문제

지난해 미국 법원에서 특허무효 판결을 받은 가장 빈번한 사유는 ‘적격성(Subject Mattert Eligibility)’과 ‘명확성(Definiteness)’ 문제 때문인 것으로 나타났다. 이는 진보성과 신규성 및 자명성 등이 가장 빈번한 특허무효 이유였던 10년 전(2010년)과 크게 달라졌다.

글로벌 특허DB 분석업체 렉시스넥시스(LexisNexis) 렉스 마키나(Lex Machina)가 발간한 ‘2020 미국 특허 소송 보고서’에 따르면 2019년에 종결된 특허무효 판결은 총 123건으로 과거 10년전인 2010년(71건)에 비해 무려 52건이나 늘어났다.

특허 ‘적격성’과 ‘명확성’에 이어 지난해 미국 법원이 내린 특허무효 판결 이유는 ▲진보성 및 신규성(Anticipation / Novelty) ▲기재요건(Written Description) ▲자명성(Obviousness) ▲실시 가능성(Enablement) 등 순이다.

최근들어 특허 적격성에 관한 무효 판결이 급증한 것은 2014년에 내려진 ‘앨리스사(Alice Corp.) 대 CLS 뱅크 인터내셔날(Bank International)’ 판례와 2012년 ‘메이요(Mayo) 대 프로메테우스(Prometheus)’ 등 2개 미국 대법원 판결의 영향 때문인 것으로 분석된다. 이 두 판결은 법원이 컴퓨터, 생명과학 및 의료진단 특허의 적격성 및 효력을 판단하는 데 사용하는 새로운 기준을 제시했다.

Alice Corporation v. CLS Bank 판례란 2014년 6월 미 연방대법원이 내린 특허무효소송 판결이다. 사기나 미지급 위험을 방지하고 안전한 거래를 할 수 있도록 하는 에스크로 시스템에 관한 Alice의 특허가 무효라며 CLS Bank가 소를 제기했다. 이에 대법원은 Alice의 발명이 추상적인 아이디어가 범용 컴퓨터에 의해 단순 실행되는 것 이상의 부가적 구성이 없으면 특허법 제101조의 특허대상이 아니며, 인간의 재능이나 창작성을 단순히 구현하는 무효인 출원발명과 인간의 재능이나 창작성에 그 이상을 가미 또는 변환한 유효한 발명을 구별해야 한다고 판시했다. 또한, 추상적 아이디어를 포함한 발명의 특허적격성(Subject Matter Eligibility)을 판단하기 위해 2단계 검증법을 제시했다. 대법원은 Alice 특허가 추상적 아이디어에 불과해 특허적격성이 없다는 무효판결을 하며 연방순회항소법원(CAFC)의 전원합의체 판결을 인용했다. (1단계 : 청구항 발명이 자연법칙, 자연현상, 혹은 추상적 아이디어에 관한 것인가? 2단계 : 만약 청구항 발명이 추상적 아이디어에 관한 것인 경우, 청구항이 전체로서 특허 적격성과 관련된 법률적 예외사항과 현저하게 다른 것을 열거하고 있는가?) 동 판결은 향후 컴퓨터 및 의료분야 발명 등의 특허적격성 논란의 시초가 되는 판결이다. (출처: 지식재산권 용어사전)

주목받는 델라웨어 지방법원... 짧아진 소송 기간

미국 특허소송 건수는 2013년과 2015년에 정점을 찍은 후 해마다 줄고 있으며, 다소송 원고들의 소송 건수 역시 감소 추세를 보이고 있다. 특허심판(PTAB) 건수도 미국특허청(USPTO) 정책변경으로 인해 2018년 4분기에 일시적으로 증가했다가 2019년에 다시 줄어든 것으로 나타났다.

▲ 미국 특허소송 건수 (2010-01-01부터 2019-12-31까지 ) 출처: LexisNexis Lex Machina

특허소송 사건이 마일스톤(milestone)에 도달하는 시간은 10년전보다 훨씬 빨라졌다. 심판 및 종결에 이르기까지 걸리는 시간의 중앙값은 780일로 과거 2010년(879일)보다 100일 정도 줄었다.

지난해 특허소송이 가장 많이 제기된 법원은 델라웨어 지방법원으로 약 28%를 차지했다. 이는 과거 2015년에 텍사스 동부지방에 집중되었던 것과 극명한 대조를 이룬다.

가장 활발한 원고는 유니락(Uniloc)... 피고는 애플과 삼성전자

지난 10년간 가장 활발한 원고는 Uniloc USA를 필두로 ▲멜비노 테크놀러지스(Melvino Technologies) ▲(어라이벌스타)ArrivalStar S.A. ▲ (이데커)eDekka LLC ▲호크 테크놀러지 시스템(Hawk Technology Systems) 등이다. 또 화이자(10위) 및 아스트라제네카(Astrazeneca) AB(17위)등 제약회사들도 다소송 원고에 랭크됐다.

지난 2010년 이후 가장 많은 소송을 당한 기업은 애플(528건)이다. 그 뒤를 이어 삼성전자(417건)와 아마존(385건)이 2,3위를 차지했다. 지난 2019년에는 과거 10년에 비해 제약회사가 상위 피고에 다수 포함됐다. 복제의약품 기업인 오로빈도파마(Aurobindo Pharma) USA 및 지더스제약(Zydus PharmaceuticalsUSA) 등이 대표적이다.

▲ 미국 특허소송 주요 원고(왼쪽) 및 피고 (2019년 기준) 출처: LexisNexis Lex Machina

지난 10년간 특허소송을 가장 많이 제기한 로펌은 스태물리스 & 웨인블랏(Stamoulis & Weinblatt)이 2074건으로 압도적인 1위를 차지했다. 그 뒤를 러스 어거서트 & 케이밧(Russ August & Kabat) 1439건, 모리스, 니콜스, 아쉬트, 터넬(Morris, Nichols, Arsht & Tunnell) 1290건이 2,3위에 랭크됐다. 반대로, 2010년 이후 특허소송을 가장 많이 방어한 로펌은 피시&리차드슨(Fish & Richardson) 1824건과 모리스, 니콜스, 아쉬트, 터넬(Morris, Nichols, Arsht & Tunnell) 1557건이다.

급증하는 청구항 수정…미국 특허심판원(PTAB)

▲ 미국 특허심판원(PTAB) 신청 건수 (2010-01-01부터 2019-12-31까지) 출처: LexisNexis Lex Machina

미국 특허심판원(PTAB) 안건량은 지속적으로 줄고 있다. 하지만 청구항 수정은 앞으로 주목해야 할 분야이다. 지난 2012년부터 2018년까지 종결된 PTAB 심판 중 이의 제기된 청구항 가운데 전부 수정된 것은 9건에 불과했으나, 2019년에 종결된 심판에서 이의 제기된 청구항이 전부 수정된 건은 8건에 달했다.

PTAB 신청 분야별로는. 지난해 통신(319건) 분야가 압도적으로 많았다. 컴퓨터 네트워크, 멀티플렉스 커뮤니케이션, 비디오 분배 및 보안 관련 신청이 총 187건으로 2위를 차지했다. 이에 반해 반도체, 전기 및 광학시스템과 구성요소 분야 신청은 184건에 머물러 전년도(359건)에 비해 가장 크게 줄었다.

PTAB가 설립된 2012년 이래 가장 많은 심판을 대리한 로펌은 Fish & Richardson(1048건)으로 지난해에도 가장 많은 80건의 심판에서 신청인들을 대리했다. 2위는 922건을 제기한 스턴, 케슬러, 골드스타인&폭스(Sterne, Kessler, Goldstein & Fox), 3위는 807건을 제기한 피네건. 헨더슨, 파라보우, 가렛&더너(Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner)이다.